De beschrijvende handelsnaam: genoeg voor bescherming?

Iedere onderneming heeft ermee te maken: de naam van je onderneming, ook wel de handelsnaam genoemd. Een handelsnaam wordt – zonder dat registratie is vereist – eenvoudigweg verkregen door het drijven van een onderneming onder die naam. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onvoldoende voor het ontstaan van een handelsnaamrecht. Daarvoor is daadwerkelijk gebruik vereist zoals op een website, op visitekaartjes of op facturen. Waar in het merkenrecht onderscheidend vermogen vereist is om voor bescherming in aanmerking te komen, bevat de Handelsnaamwet niet zo’n vereiste. De afgelopen jaren bestond er onder juristen discussie of een beschrijvende handelsnaam genoeg was om voor bescherming in aanmerking te komen. Veel auteurs en ook rechters gingen ervan uit dat beschrijvende aanduidingen alleen dan een beroep konden doen op de Handelsnaamwet, indien er sprake was van bijkomende omstandigheden. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, zijn er recentelijke vragen van uitleg gesteld aan de Hoge Raad.

Beschermingsomvang van handelsnaam

Op grond van de Handelsnaamwet kan een onderneming met haar handelsnaam optreden tegen de handelsnaam van een jongere onderneming, indien de handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt en er bovendien bij het publiek verwarring is te duchten. Voor het beoordelen van het verwarringsgevaar worden alle omstandigheden van het geval meegewogen, waarbij een rechter met name rekening houdt met de aard en vestigingsplaats van beide ondernemingen. Zo zal ‘Slagerij Janssen’ in Rotterdam wel kunnen optreden tegen een gelijknamige slagerij in Rotterdam, maar op basis van zijn handelsnaam niet tegen “Slagerij Janssen” in Utrecht. Hoewel de mate van onderscheidend vermogen van de handelsnaam niet van invloed is op het verkrijgen van het handelsnaamrecht, bepaalt dit wel de beschermingsomvang. Een creatievere of meer onderscheidende handelsnaam zal dan ook meer bescherming genieten.

Louter beschrijvende handelsnaam: minder bescherming?

Dit ligt echter genuanceerder voor wat betreft beschrijvende handelsnamen, zoals bijvoorbeeld ‘De slagerij’. Uitgangspunt is dat iedereen een aanduiding  moet kunnen gebruiken die beschrijvend is voor zijn diensten of producten – dit wordt de Freihaltebedürfnis (vrijhoudingsbehoefte) genoemd. Het wordt onwenselijk geacht dat een onderneming een gangbare en beschrijvende aanduiding zou kunnen monopoliseren. In 2015 heeft de Hoge Raad al eens uitspraak gedaan over beschrijvende aanduidingen. In het arrest Artiestenverloning oordeelde de Hoge Raad destijds dat een beschrijvende domeinnaam alleen dan onrechtmatig is ten opzichte van een andere handelsnaam, indien bijkomende omstandigheden aanwezig zijn. Verwarringsgevaar alleen is in dat geval dus onvoldoende, omdat een ondernemer algemeen gebruikelijke woorden vrij moet kunnen gebruiken. Hoewel het arrest  Artiestenverloning ging over een domeinnaam en over een onrechtmatige daad en niet over een Handelsnaam, namen auteurs aan dat dit arrest ook van toepassing was op de beschrijvende handelsnaam. Ook in de rechtspraak gingen rechters ervan uit dat er bij een beschrijvende handelsnaam, zoals Parfumswinkel.nl voor een webwinkel waar de consument parfums kon kopen, het niet voldoende was dat er een derde was die een overeenstemmende handelsnaam voerde, namelijk parfumswebwinkel.nl. Het gerechtshof Den Haag overwoog met verwijzing naar het arrest Artiestenverloning dat bij dit soort beschrijvende handelsnamen er bijkomende omstandigheden moesten zijn, wil er sprake zijn van een handelsnaaminbreuk Zoals gezegd betrof het Artiestenverloning-arrest een domeinnaamzaak. Dit is een belangrijk verschil. De inbreuk was namelijk gebaseerd op het onrechtmatigedaadregime van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. De Handelsnaamwet kent geen toets van onderscheidend vermogen en ook geen wettelijke basis voor een extra vereiste van bijkomende omstandigheden. Een handelsnaaminbreuk dient te worden vastgesteld aan de hand van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Hoe het verwarringsgevaar vastgesteld dient te worden, staat ook in de Handelsnaamwet. Immers, men moet de aard van de ondernemingen en het gebied waar de ondernemingen actief zijn meenemen in de beoordeling. Naar onze mening heeft het gerechtshof in Parfumswinkel.nl dan ook ten onrechte extra voorwaarden aan het handelsnaamregime toegevoegd. Voor handelsnaaminbreuk is er een specifiek wettelijk regime met eigen specifieke eisen. In onze ogen biedt de Handelsnaamwet geen grond om daar de extra eis van bijkomende omstandigheden aan toe te voegen. Kortom: de Handelsnaamwet vereist in onze optiek geen bijkomende omstandigheden voor een inbreuk op een louter beschrijvende handelsnaam.

Vragen van uitleg aan de Hoge Raad

Ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden twijfelt aan deze extra eis. Het hof lees het arrest Artiestenverloning zo, dat het gaat over een onrechtmatige daad en dat dit arrest dus niet van toepassing is op de beschrijvende handelsnaam. Om aan deze twijfel een einde te maken, heeft het hof besloten om vragen van uitleg te stellen aan de Hoge Raad. Kort samengevat heeft het gerechtshof de volgende twee vragen gesteld:

• Zijn er bijkomende omstandigheden vereist voor de bescherming van enkel beschrijvende handelsnamen?
• Indien er geen bijkomende omstandigheden vereist zijn, hoe dient de beschrijvende handelsnaam dan beoordeeld te worden in het licht van de behoefte tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen?

Het laatste woord is nu dus aan de Hoge Raad. Indien u meer wilt weten over handelsnaamgeschillen, neem dan contact op met één van onze in het intellectuele-eigendomsrecht gespecialiseerde medewerkers. Dit artikel is geschreven door: Arnoud Martens & Paul Trapman. 

Ook verschenen: De beschrijvende handelsnaam: inderdaad genoeg voor bescherming