Is het herhalingsdepot nu echt verleden tijd?

Het Gerecht van de Europese Unie heeft op 21 april 2021 geoordeeld dat Hasbro haar laatste merkaanvraag MONOPOLY opnieuw heeft ingediend met het doel om de gebruiksplicht te omzeilen. Daarmee heeft Hasbro te kwader trouw gehandeld en is haar laatste merkregistratie nietig verklaard.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de depotstrategie van merkhouders met grote portefeuilles.

Allereest de basis: gebruiksplicht van het merk

Een van de fundamentele principes van de Europese Unie is het bewaken en bevorderen van de mededinging op de markt. Een merkregistratie kan de merkhouder een oneindig monopolie geven op een merk, voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd. Immers, op grond van haar merkenrecht kan een merkhouder – kort gezegd - een derde verbieden een overeenstemmend teken te gebruiken voor soortgelijke producten of diensten. Het merkenrecht beperkt daarmee het vrije verkeer op de markt, maar beschermt de consument en de merkhouder tegen verwarringsgevaar tussen producten.

Indien een geregistreerd merk niet (langer) wordt gebruikt voor de producten of diensten waarvoor het is geregistreerd, dan belemmert dit merk enkel de concurrentie en daarmee de mededinging op de markt. Om te voorkomen dat merkhouders eindeloze monopolies kunnen krijgen voor merken waar zij geen gebruik meer van maken, geldt op grond van Uniemerkenverordening dat een merk binnen vijf jaar na registratie “normaal” gebruikt moet worden voor de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Kan een merkhouder desgevraagd geen bewijs van gebruik voor deze specifieke goederen of diensten aantonen, dan kunnen haar rechten op het merk (gedeeltelijk) vervallen worden verklaard en staat het een derde vrij het merk te gebruiken voor deze waren en diensten.

Het herhalingsdepot van HASBRO

Het aantonen van gebruik van het merk voor alle waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd kan duur en tijdrovend zijn. Daarom is het voor merkhouders erg aantrekkelijk om kort voor het verstrijken van de eerste vijf jaar, het merk opnieuw in te dienen. Daarmee behoudt de merkhouder bescherming voor de producten of diensten, zonder daarvoor gebruik aan te hoeven tonen. Dit wordt wel een herhalingsdepot genoemd.

Ook Hasbro maakte gebruik van deze tactiek: zij had in 1996, 2008 en 2010 Europese aanvragen voor MONOPOLY ingediend. De laatste registratie, d.w.z. de registratie uit 2010, was gedeeltelijk ingeschreven voor nieuwe waren en diensten, maar ook gedeeltelijk voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de in 1996 en 2008 geregistreerde merken waren ingeschreven.

Het Kroatische Kreativni Dogadaji stelde een nietigheidsactie in tegen de laatste inschrijving, nu zij van mening was dat het laatste merk enkel was geregistreerd om de gebruiksplicht van het merk te omzeilen. Daarom, zo stelde Kreativni Dogadaji, was het merk te kwader trouw gedeponeerd.

Was het herhalingsdepot van Hasbro te kwader trouw?

De beoordeling van de vraag of een depot te kwader trouw was, is sterk feitelijk van aard. Dat heeft alles te maken met het feit dat in het Europees merkenrecht niet is gecodificeerd wanneer sprake is van een depot te kwader trouw.

Het uitgangspunt van het depot te kwader trouw volgt uit het beroemde Lindt-arrest. In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat de vraag of een depot te kwader trouw is, globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren. Centraal staat het oogmerk van de aanvrager: heeft de merkhouder het oogmerk om een exclusief recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van het merk, met name de “herkomstfunctie”, dan is er sprake van een merkdepot te kwader trouw.

Uiteindelijk kwam dit geschil terecht bij de Second Board of Appeal van het EUIPO. Zij stelde voorop dat bedrijven vanzelfsprekend hun commerciële interesse kunnen uitbreiden en zich kunnen gaan richten op waren en diensten waar zij zich voorheen nog niet op richtte. In dat kader kunnen bedrijven ook aanvullende merkregistraties verrichten voor nieuwe waren en diensten.

Echter, de Second Board of Appeal stelde daar tegenover dat er wel een bepaalde commerciële logica moet zitten achter dergelijke aanvullende merkregistraties. In andere woorden, een bedrijf mag geen aanvullende merkregistraties verrichten zónder commerciële logica, en dus bijvoorbeeld om enkel de gebruiksplicht uit de Uniemerkenverordening te ontwijken.

Als verklaring voor het herhalingsdepot had Hasbro aangegeven dat het kostenbesparend was om een oppositieprocedure te voeren op basis van het herhalingsdepot, nu daarmee geen gebruik van het merk aangetoond hoeft te worden. Op basis daarvan concludeerde de Second Board of Appeal dat het doel van Hasbro enkel was om haar gebruiksplicht te omzeilen. Er was daarom geen commerciële logica en het depot was te kwader trouw verricht.

Hasbro probeerde dit te redden bij het Gerecht, onder andere door te stellen dat het herhalingsdepot gebruikelijk is in de industrie en dat zij daartoe ook was geadviseerd. Bovendien had zij geen schade aangericht met het herhalingsdepot. Echter, ook dat mocht niet baten: het Gerecht was het eens met de Second Board of Appeal en liet aldus haar beslissing in stand.

Is een herhalingsdepot nu per definitie te kwader trouw?

Zoals wij eerder al schreven is de beoordeling of een depot te kwader trouw is, sterk afhankelijk van de feiten. Bovendien is het uitgangspunt dat een merkhouder te goeder trouw is. Enkel indien een derde dit betwist, zal de merkhouder met een verklaring omtrent de commerciële logica van het depot moeten komen.

Het is in dat kader de vraag of het Gerecht met deze beslissing heeft beoogd duidelijk te maken dat ieder herhalingsdepot te kwader trouw is, of dat de verklaring van Hasbro ertoe leidde dat het Gerecht niet anders kon oordelen. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. In elk geval is het verstandig goed na te denken over de commerciële logica achter een (herhalings)depot en is gebleken dat het niet verstandig is om aan te geven dat een depot enkel is verricht om de gebruiksplicht te omzeilen.